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本期主题:如何应对“专利权评价报告”的负面结论

2015-01-13 16:22:35 作者:CN_SZLED_2012HJ 来源: 浏览次数:0

本期解答专家:李良律师  广东前海律师事务所 合伙人
                          专利代理人 深圳市律师协会知识产权委员会委员
职业领域:专利侵权诉讼、专利挖掘、专利规避设计

读者来信
       你们好,我们企业很重视知识产权保护,一般在新产品上市前就申请了专利,最近发现有公司抄袭我们的一款产品,我们想通过诉讼维权,律师告诉我们这个实用新型专利需要先做个评价报告,可是评价报告出来了说我们的专利没有创造性,还有补救方式吗?
专家答复
       “专利权评价报告”是中国特色,因为实用新型和外观设计专利只是形式审查,曾经有人把别人已经授权的专利拿去申请也被授权。这是只进行形式审查的弊端,因为只要符合专利的形式要求,不实际审查就授权,所以实用新型和外观设计的专利权利稳定性难以确定。为此《专利法》规定“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”当申请做评价报告后,得到的结论是使用新型或外观设计具有专利性,那么专利权人去维权就理直气壮,这是让人‘爱’的地方;如果得到的结论是不具有专利性,并且你认为其作出结论的依据根本站不住脚,可是却发现救济途径有限,感觉很无助,这就是让人‘恨’的地方。
       专利权评价报告一般是准确和客观的,不仅在专利诉讼中是专利权稳定的重要证据,而且是很多领域外观设计和实用新型专利维权必备的。例如阿里巴巴上投诉专利侵权商家、进行工商查处、海关备案和查处等。如果专利权评价报告结论是不具有专利性,相应单位就不会支持你的维权行为。
       对于专利权评价报告的结论显示评价的专利不具有专利性,多数情况下结论是正确的,但是也有不正确的情况。假如专利权人不认同国家知识产权局做出的结论怎么进行救济呢?《专利法》和《专利法实施细则》中都没有相应规定,但在《审查指南》中还有如下规定“请求人认为作出的专利权评价报告存在需要更正的错误的,可以在收到专利权评价报告后两个月内提出更正请求。提出更正请求的,应当以意见陈述书的形式书面提出,写明需要更正的内容及更正的理由,但不得修改专利文件。”由原部门对专利权人的更正请求成立三人复核组进行复核,并非是第三方复核,自己改正自己的错误相对比较难,所以这种复核结果难以让人信服,并且还必须接受这个复核结果,这应该是制度设计本身的一个缺陷。
       对专利权评价报告的结论除了向国家知识产权局提意见陈述书还有其他救济途径吗?从法律规定上是找不到其他救济途径了,因为这个专利权评价报告虽然是由国务院专利行政部门做出的,其结论却不是行政决定,为此《审查指南》中有如下规定:“专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据,主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。专利权评价报告不是行政决定,因此专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。”对发明专利的驳回决定不服可以复审,对复审不服可以提起行政诉讼,对一审不服还可以再上诉,而对实用新型和外观设计的评价报告不服却找不到有效的法律明确规定的救济途径。
       制度设计本身的缺陷一时是难以改正,那么就真的没有其他救济途径了吗?经过仔细思考,作者还是找到一种可行的途径,那就是委托其他人对评价报告涉及专利提起无效程序,无效的证据和理由就完全采用评价报告中的证据和理由。这是采取反证的方式,对自己的专利提起无效程序,并不是真想无效掉此专利,而是通过这个过程让专利复审委员会,甚至还可能有法院,来判定此专利是否有效。如果最终维持该专利有效,那么这个结论就可以推翻先前国家知识产权局做出的那个专利权评价报告。这本身也是想借用国家知识产权局自己的一个部门证明其另一个部门做出的专利权评价报告内容是不正确的。在维权诉讼过程中把专利维持有效的决定和评价报告同时递交给法院,这应该完全可以证明自己专利的有效性和稳定性。在工商查处、海关查处和阿里巴巴网上投诉中这样的证据应该会被采纳。
       评价报告显示不具有专利性的理由很多,在此不做具体解读,处理的方式都是可以相同的。具体实际操作中,为了节省时间、提高效率,可以将对专利权评价报告提的意见陈述书与对自己专利提起的无效文件同时寄给国家知识产权局。如果国家知识产权局根据陈述的意见对评价报告做出了更正,认定具有专利性,那么可以把无效请求撤回来;如果没有更正评价报告,则无效程序继续走下去,意见陈述书中的事实和理由也可以在无效中程序中被使用。在实践中,笔者就曾帮助客户对一个实用新型评价报告采取了在递交更正评价报告意见陈述书的同时递交了对专利本身的无效申请,幸运的是这次递交的更正评价报告意见被采纳了,国家知识产权局对该实用新型评价报告进行了更正,所以最后就撤回了无效申请,没有真正走无效这一步。在现实中遇到对评价报告的结论不认同,并有足够理由认为该评价报告是错误的,可以尝试一下上述两种程序相结合的救济方式,变被动为主动。

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